La valorisation des brevets

Dossier : Les X et le droitMagazine N°625 Mai 2007
Par Geoffroy COUSIN (95)

Selon une sta­tis­tique com­mu­né­ment répan­due, à peine un bre­vet sur mille va géné­rer des reve­nus excep­tion­nels pour l’en­tre­prise. La méthode Sha­dock consis­te­rait donc à se dépê­cher de dépo­ser et d’ob­te­nir la déli­vrance des 999 pre­miers bre­vets, afin de soi­gner la pré­pa­ra­tion du millième.

Les coûts liés à cha­cun de ces bre­vets sont quant à eux sen­si­ble­ment constants d’un dos­sier à l’autre, et esti­mables : frais de rédac­tion, de pro­cé­dures de déli­vrance, de main­tien en vigueur, éten­due géo­gra­phique de la pro­tec­tion, voire primes aux inven­teurs. La majo­ri­té de ces coûts sont enga­gés le plus sou­vent avant qu’il ne soit pos­sible d’es­ti­mer réel­le­ment les retom­bées éco­no­miques de l’in­ven­tion sur l’entreprise.

Tou­te­fois, dans les entre­prises pour les­quelles il est impen­sable de dépo­ser mille bre­vets pour obte­nir une valo­ri­sa­tion posi­tive, et dans celles qui sou­haitent éga­le­ment tirer le maxi­mum de leurs autres inven­tions, il est béné­fique de dis­po­ser d’un moyen d’es­ti­mer la valeur de ces autres titres.

Il est pos­sible de défi­nir quelques cri­tères com­muns pour éva­luer la valeur d’un tel titre de pro­prié­té indus­trielle, comme sa qua­li­té tech­nique, ou sa qua­li­té juri­dique. La qua­li­té tech­nique s’es­time prin­ci­pa­le­ment sur le nombre d’exemples et le détail et la clar­té de la des­crip­tion de l’in­ven­tion, ce qui per­met d’as­seoir une pro­tec­tion large. La qua­li­té juri­dique cor­res­pond à la por­tée des reven­di­ca­tions du bre­vet : les dif­fé­rents aspects (pro­duit, pro­cé­dé de fabri­ca­tion, uti­li­sa­tion, » logi­ciel « , etc.) sont-ils reven­di­qués ? Les reven­di­ca­tions appa­raissent-elles contour­nables ? Ces cri­tères doivent être étu­diés pour les dif­fé­rents bre­vets d’une même famille, et plus labo­rieu­se­ment pour un por­te­feuille entier.

Tou­te­fois, on remar­que­ra vite que la valeur du titre s’es­ti­me­ra dif­fé­rem­ment selon qu’on est le titu­laire du titre, son concur­rent, un inves­tis­seur, ou autre. En corol­laire, quel est le but de l’é­va­lua­tion : s’a­git-il d’é­va­luer un bre­vet, ou une demande pour savoir s’il est oppor­tun de les main­te­nir en vigueur, ou de les acqué­rir ? S’a­git-il d’é­va­luer un por­te­feuille com­plet en vue de ren­trer sur un mar­ché ? S’a­git-il d’une éva­lua­tion du pas­sé, du pré­sent, ou de l’a­ve­nir ? Les méthodes d’é­va­lua­tion étant nom­breuses, la réponse à ces quelques ques­tions per­met­tra déjà de déter­mi­ner les méthodes d’é­va­lua­tion les mieux adaptées.

L’évaluation par un tiers

Quand on n’est pas le bre­ve­té, une méthode simple d’é­va­lua­tion peut se déga­ger faci­le­ment : on peut éva­luer la valeur que le titu­laire donne au bre­vet en fonc­tion de la façon dont il gère son por­te­feuille de bre­vets. On éva­lue les frais enga­gés par le titu­laire pour l’ob­ten­tion, la défense ou le main­tien en vigueur du titre. Par rap­port à une moyenne glo­ba­le­ment connue de ces coûts, liée aux frais lis­tés ci-des­sus, le titu­laire peut avoir été par­ti­cu­liè­re­ment atta­ché à la pro­cé­dure : les pro­cé­dures longues peuvent être un signe que le bre­ve­té a ten­té d’ob­te­nir une pro­tec­tion large. Le nombre de pays dési­gnés est un indi­ca­teur. Si la demande de bre­vet mère a don­né nais­sance à une quan­ti­té de demandes filles par le biais de demandes divi­sion­naires, de conti­nua­tion ou de conti­nua­tion par par­ties, c’est un signe de la téna­ci­té du deman­deur. Si des pro­cé­dures d’op­po­si­tion par des tiers ont été enga­gées, c’est un signe que le bre­vet pré­sente une réa­li­té économique.

Si on est ten­té d’in­ves­tir dans un bre­vet, les pre­mières ques­tions à se poser sont les sui­vantes : le bre­vet est-il libre­ment exploi­table ? s’il existe un pro­duit du bre­ve­té, le bre­vet couvre-t-il ce pro­duit, dans quelles régions, et au plus jus­qu’à quand ? Existe-t-il des pro­duits concur­rents et sur quels mar­chés, et tombent-ils sous le coup du bre­vet ? La chute du bre­vet dans le domaine public serait-elle pré­ju­di­ciable à l’en­tre­prise, ou est-elle bien préparée ?

L’évaluation par le breveté

Quand on est bre­ve­té, impos­sible bien enten­du d’é­va­luer la valeur du titre en fonc­tion des frais enga­gés pour sa défense.

Du point de vue comp­table, deux types de reve­nus sont direc­te­ment quan­ti­fiables : les reve­nus de licences du bre­vet et les reve­nus pro­ve­nant des pro­duits cou­verts par le bre­vet. Outre ces indi­ca­teurs finan­ciers direc­te­ment exploi­tables, une demande ou un bre­vet » non exploi­tés » peuvent consti­tuer un actif insoupçonné.

Ci-des­sous, je liste dif­fé­rentes façons de consi­dé­rer ces titres de pro­prié­té indus­trielle comme un actif, tout au long de la vie d’un bre­vet, de l’in­ven­tion à l’ex­pi­ra­tion du titre. Une inven­tion, une demande de bre­vet ou un bre­vet ne rap­portent pas néces­sai­re­ment au niveau comp­table. Tou­te­fois, par cer­tains aspects, ils contri­buent à la richesse de l’entreprise.

Hélas, la ques­tion de l’op­por­tu­ni­té de main­te­nir en vigueur le titre se pose géné­ra­le­ment plu­sieurs années après le dépôt du titre, et le plus sou­vent à un moment où le res­pon­sable du ser­vice juri­dique, le res­pon­sable du ser­vice pro­prié­té indus­trielle, le rédac­teur de la demande, les per­sonnes s’é­tant occu­pé de la pro­cé­dure de déli­vrance ou les inven­teurs ont quit­té la socié­té ou ont chan­gé de poste, ce qui rend l’é­tude complexe.

a) Stimuler la recherche et développement

La poli­tique de bre­vet est une bonne inci­ta­tion pour les équipes de recherche et déve­lop­pe­ment. Outre la pré­sence valo­ri­sante du nom de l’in­ven­teur sur la publi­ca­tion de la demande de bre­vet, la mise en place d’une poli­tique contrô­lée de rému­né­ra­tion sup­plé­men­taire des inven­teurs de mis­sion sti­mule la recherche. L’es­sen­tiel est ici de gar­der le contrôle de cette poli­tique, afin de s’as­su­rer que la recherche a pour but des inven­tions qui, en plus d’être bre­ve­tables, ont un inté­rêt éco­no­mique réel pour l’entreprise.

b) Dissuader les tiers dès la procédure de délivrance

Cette option est par défi­ni­tion la mieux adap­tée aux pre­mières années de la vie de la demande de bre­vet. Aujourd’­hui, l’exa­men de bre­ve­ta­bi­li­té n’est cou­ram­ment enta­mé, pour une inven­tion consi­dé­rée, que quatre à six ans après l’in­ven­tion aux États-Unis, en Europe ou au Japon. La por­tée réelle de la pro­tec­tion ne sera défi­nie que sept ans après l’in­ven­tion. La demande de bre­vet est, elle, publiée dès dix-huit mois après le dépôt.

Pen­dant ces sept ans, c’est à la concur­rence de faire le tra­vail des Offices de bre­vets. La socié­té concur­rente devra donc inves­tir pour véri­fier le conte­nu de la demande, faire une recherche d’an­té­rio­ri­tés, sur­veiller la pro­cé­dure de déli­vrance, le cas échéant s’op­po­ser au bre­vet déli­vré pour faire réduire sa por­tée lors d’une pro­cé­dure judiciaire.

Les frais enga­gés par la socié­té concur­rente peuvent être de l’ordre de ceux enga­gés par la socié­té bre­ve­tée pour obte­nir la déli­vrance des titres. À dépenses com­pa­rables, la socié­té bre­ve­tée fait donc net­te­ment un bénéfice.

Pen­dant ces années, la socié­té titu­laire béné­fi­cie ain­si vir­tuel­le­ment d’une pro­tec­tion large. En effet, sous cer­taines condi­tions, la socié­té titu­laire béné­fi­cie d’une pro­tec­tion pro­vi­soire dès la publi­ca­tion de sa demande. Elle est de plus sus­cep­tible de modi­fier sa pro­tec­tion, en l’a­dap­tant aux pro­duits des concur­rents arri­vant sur le mar­ché pen­dant ces envi­ron sept années, dans les limites de l’ob­jet de la demande initiale.

De plus, la socié­té titu­laire peut allon­ger les pro­cé­dures devant les Offices de bre­vet, aug­men­tant ain­si d’un ou deux ans les durées stan­dard décrites ci-des­sus. Aujourd’­hui, de nom­breuses demandes dépo­sées en 1998 reçoivent seule­ment leur pre­mier rap­port d’exa­men de l’Of­fice euro­péen des bre­vets (cf. figure 3). Gageons que les concur­rents de ces dépo­sants n’ont pas atten­du si long­temps pour se faire une idée par eux-mêmes de la por­tée de la protection.

c) Différencier ses produits par le brevet

Outre les offices amé­ri­cain, japo­nais, euro­péen et alle­mand qui sont répu­tés pour impo­ser un seuil de bre­ve­ta­bi­li­té assez éle­vé, cer­tains offices, tels que l’Of­fice fran­çais des bre­vets, ne pra­tiquent pas un exa­men détaillé de brevetabilité.



Durée moyenne d’exa­men pour un bre­vet français


Nombre total de bre­vets en vigueur en France, par année de dépôt
(En fon­cé : bre­vet natio­nal fran­çais, en clair, par­tie fran­çaise de bre­vet européen).
L’apparente décrois­sance des bre­vets euro­péens depuis 1998 est due au fait que les demandes dépo­sées depuis 1998 sont encore en cours d’examen à l’Office euro­péen des bre­vets, ne sont pas encore déli­vrées, donc pas encore des bre­vets « en vigueur ».


Pour être bre­ve­table, une inven­tion doit répondre prin­ci­pa­le­ment à trois cri­tères : la nou­veau­té, l’ac­ti­vi­té inven­tive (ou » non-évi­dence »), et l’ap­pli­ca­tion indus­trielle (ou » uti­li­té »). Le cri­tère d’ap­pli­ca­tion indus­trielle est le plus facile à rem­plir : il suf­fit que l’in­ven­tion puisse être fabri­quée ou uti­li­sée par tout type d’in­dus­trie, ce qui est indé­nia­ble­ment le cas du pro­duit ou ser­vice com­mer­cia­li­sé. Le cri­tère de nou­veau­té est éga­le­ment facile à rem­plir : il suf­fit d’être dif­fé­rent des géné­ra­le­ment trois à six docu­ments anté­rieurs oppo­sés lors de l’exa­men de bre­ve­ta­bi­li­té. Les mérites de cette dif­fé­rence ne sont pas étu­diés dans le cadre de l’exa­men de nouveauté.

Quant au cri­tère d’ac­ti­vi­té inven­tive, qui cor­res­pond sen­si­ble­ment aux mérites de la dif­fé­rence entre le bre­vet et l’art anté­rieur, il n’est pas étu­dié, par l’Of­fice fran­çais des bre­vets, dans le cadre de la déli­vrance d’un bre­vet. Voi­ci donc notre pro­duit nou­veau bre­ve­té en France !

Cet exa­men » par­tiel » de bre­ve­ta­bi­li­té est éga­le­ment beau­coup plus court que l’exa­men com­plet pra­ti­qué par les Offices men­tion­nés ci-des­sus, de sorte qu’en à peine trois ans (cf. figure 2) il est pos­sible d’ap­pli­quer la men­tion » bre­ve­té » sur un pro­duit. La men­tion » pro­duit bre­ve­té » est donc faci­le­ment et rapi­de­ment obte­nue en France. De quoi rendre à faible coût un pro­duit plus attractif.

Quant aux concur­rents, la décou­verte de la men­tion » pro­duit bre­ve­té » pour­ra les ame­ner à réflé­chir à deux fois avant de déve­lop­per un pro­duit concurrent :

  • en quoi le pro­duit est-il breveté ?
  • le cas échéant, le bre­vet est-il sus­cep­tible de cou­vrir mon pro­duit, et en quoi ?
  • le bre­vet déli­vré est-il bre­ve­table (ou en d’autres termes, le bre­vet fait-il preuve » d’ac­ti­vi­té inventive ») ?
  • le cas échéant, dois-je inten­ter une action en jus­tice afin de faire annu­ler le bre­vet, pour pou­voir com­mer­cia­li­ser mon pro­duit libre­ment, ou me rap­pro­cher du titu­laire pour obte­nir une licence ?
     

Pen­dant ce temps, l’en­tre­prise titu­laire peut faire valoir une exclu­si­vi­té pour son nou­veau produit.

d) Communiquer sur le portefeuille

Pour les entre­prises de grande taille, on pour­ra mettre en oeuvre à grande échelle la poli­tique d’un dépôt fran­çais per­met­tant d’ob­te­nir rapi­de­ment un titre à des fins pro­mo­tion­nelles, et d’un dépôt euro­péen ou amé­ri­cain à pro­cé­dure longue pour, le cas échéant, adap­ter sa pro­tec­tion aux pro­duits concurrents.


Exemple de com­mu­ni­ca­tion d’entreprise inno­vante basée sur la crois­sance du nombre de dépôts

En paral­lèle, la poli­tique inno­vante de la socié­té est mise en avant en com­mu­ni­quant sur le nombre de bre­vets dépo­sés (cf. figure 4), ou le nombre de bre­vets délivrés.

Seuls les tiers avi­sés savent que ces sta­tis­tiques peuvent par­fois être trom­peuses. Le nombre de bre­vets dépo­sés n’est pas for­cé­ment révé­la­teur : un même dépôt peut conduire à la déli­vrance de 20 titres de pro­prié­té intel­lec­tuelle à tra­vers le monde, ou être aban­don­né sans don­ner la moindre déli­vrance. Le nombre de bre­vets déli­vrés n’est pas révé­la­teur : les bre­vets déli­vrés aujourd’­hui peuvent avoir été dépo­sés pour cer­tains trois ans aupa­ra­vant, ou dix à douze ans auparavant.

e) Évaluer les frais de développement d’un produit concurrent

Pour éva­luer un bre­vet, on pour­ra clas­si­que­ment com­men­cer par étu­dier sa por­tée, et s’il couvre un pro­duit com­mer­cia­li­sé par l’en­tre­prise, voire par un concur­rent. Si le bre­vet ne couvre aucun pro­duit de concur­rents, cela peut être que celui-ci n’offre aucun avan­tage notable au pro­duit. Cela peut au contraire être parce que les concur­rents ont pris le soin d’é­tu­dier et de contour­ner ce bre­vet. À ce titre, l’é­tude des pro­duits du concur­rent pour­ra s’a­vé­rer riche d’en­sei­gne­ments. Si celui-ci a dû déve­lop­per un pro­cé­dé plus coû­teux pour contour­ner le bre­vet, l’a­ban­don de ce der­nier, même s’il n’é­tait à pro­pre­ment par­ler pas repro­duit, serait à coup sûr une perte de valeur.

f) Obtenir la liberté d’exploitation


Extrait d’un bre­vet ancien de vélocipède

Contrai­re­ment à quelques idées reçues, un titu­laire de bre­vet n’est pas néces­sai­re­ment libre d’ex­ploi­ter un pro­duit objet du bre­vet. Le bre­vet n’est en effet pas un droit de faire, mais un droit d’in­ter­dire à autrui de faire.

À titre d’exemple si, en des temps immé­mo­riaux, la socié­té Z avait inven­té la roue, et l’a­vait bre­ve­tée (cf. figure 1), et si, dans les vingt ans, la socié­té Y avait inven­té la bicy­clette, et l’a­vait bre­ve­tée (cf. figure 5) (la bicy­clette étant par essence bre­ve­table par rap­port à la roue), alors Z aurait pu empê­cher Y de mettre des roues dans sa bicy­clette, ce qui rend la com­mer­cia­li­sa­tion par Y de la bicy­clette bre­ve­tée for­te­ment compromise.

On en arrive donc à une situa­tion de blo­cage puis­qu’au­cune des deux socié­tés ne peut com­mer­cia­li­ser libre­ment la bicy­clette, sauf accord entre Y et Z.

Y aura tou­te­fois été bien ins­pi­rée de bre­ve­ter son inven­tion de la bicy­clette, pour empê­cher Z d’en pro­duire en toute impu­ni­té, si Y n’a­vait pas été en mesure de gar­der le secret sur son inven­tion. Bre­ve­ter la bicy­clette per­met donc à Y de dis­po­ser d’une mon­naie d’é­change dans le cadre de ses rela­tions avec Z, en atten­dant la mort du bre­vet sur la roue, ou même avant en cas d’accord. 

Conclusion

Il est rare qu’on puisse attri­buer à un bre­vet un reve­nu. Tou­te­fois, celui-ci peut quand même être une source de valeur pour l’en­tre­prise. Ci-des­sus, quelques sché­mas ont été décrits. La valeur d’un bre­vet s’é­va­lue tou­te­fois de manière très variable selon la per­sonne qui cherche à éva­luer, le but de l’é­va­lua­tion, ou l’ins­tant de celle-ci.

RÉFÉRENCES
• J. SCHAAF, « Com­ment déter­mi­ner la valeur d’un bre­vet euro­péen », dans Patent Infor­ma­tion News 1/2006, Office euro­péen des brevets.
• P. FLIGNOR et D. OROZCO, « Intan­gible asset & Intel­lec­tual Pro­per­ty Valua­tion : A mul­ti­dis­ci­pli­na­ry Pers­pec­tive », juin 2006.
• Site offi­ciel Ins­ti­tut natio­nal de la pro­prié­té indus­trielle (INPI).
• Site offi­ciel Orga­ni­sa­tion mon­diale de la pro­prié­té indus­trielle (OMPI).

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